+31 10 522 26 12
English version

Merkenflits®

Merkenflits mei 2018

31-05-2018

 
Merkenflits® mei 2018: 
1 juni: grote veranderingen in de Benelux- Merken- en Modellenwetgeving
 
 
Op 1 juni 2018 treedt het nieuwe Benelux Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (BVIE) in werking. Belangrijkste wijziging is de introductie van de administratieve nietigheids-/doorhalingsprocedure waarin verzocht kan worden merken uit het Benelux Merkenregister te schrappen.

Daarnaast is er de mogelijkheid om op basis van een bekend merk oppositie te voeren tegen een merkaanvraag voor niet-soortgelijke waren en diensten.

Tevens ondergaan we een procesrechtelijke revolutie: het Benelux-Gerechtshof wordt bevoegd om te oordelen over alle hoger-beroepszaken tegen beslissingen van het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE).

Deze wijzigingen zijn een grote stap vooruit.

Wat betekent dit voor u?
Vóór 1 juni 2018 moesten deze acties voorgelegd worden aan de rechtbank. Dit betekende dat u een procesadvocaat moest inschakelen. Nu kan Markenizer u in al deze zaken vertegenwoordigen. Daarmee is de kennis van uw dossier beter gewaarborgd en gaan uw kosten omlaag. Bovendien zult u als gevolg hiervan gemakkelijker gebruik maken van de nieuwe mogelijkheden en daarmee de kracht en waarde van uw merkenportefeuille beter waarborgen.
Nietigheids- / doorhalingsprocedure voor BBIE: niet meer naar de rechtbank!
Tot op heden was het niet anders mogelijk om op te treden tegen een geregistreerd merk dan naar de rechtbank te gaan. Nu is er een schriftelijke procedure voor het BBIE, waarin we de doorhaling van een geregistreerd merk kunnen verzoeken
Dit houdt in dat wij het BBIE kunnen vragen een geregistreerd merk uit het Benelux Merkenregister te verwijderen omdat:
  • u een ouder merkrecht heeft dat voorrang heeft boven het jongere merk;
  • het geregistreerde merk  niet (meer) in gebruik is en er daarom geen rechten meer op rusten;
  • het geregistreerde merk geen merk, dan wel geen onderscheidend vermogen, (meer) heeft;
  • het geregistreerde merk misleidend is.
Een nietigheids-/doorhalingsprocedure kan worden gestart door iedere belanghebbende: een particulier persoon of rechtspersoon, merkhouder of geen merkhouder.
De procedure zal zo veel mogelijk worden gemodelleerd aan de nu bekende oppositieprocedure, waarbij steeds twee maanden de tijd gegeven wordt om te reageren op de argumenten van de wederpartij.

De gehele procedure begint met het online indienen van een gestandaardiseerd verzoek bij het BBIE. Vervolgens wordt een taalkeuze gedaan door de eigenaar van het geregistreerde merk, waarna in die taal een argumentenwisseling volgt. De taal is Nederlands, Frans of Engels.

Het BBIE beslist vervolgens of het merk in het register kan blijven of niet. Als beslist wordt het merk te verwijderen zal het BBIE dit doen wanneer er geen beroepsmogelijkheid meer is.  In dezelfde beslissing zal het BBIE bepalen of er taxen worden teruggestort. Wanneer het merk wordt verwijderd krijgt de verzoeker de helft van de taxen terug.

In de praktijk zullen met name de eerste twee genoemde gronden tot zaken leiden: het verzoek tot nietigheid omdat de verzoeker oudere merkrechten heeft en verzoek tot doorhaling omdat het geregistreerde merk niet (meer) wordt gebruikt.

Verzoek tot nietigheid o.b.v. oudere merkrechten
Het verzoek tot nietigheid op basis van oudere rechten is een mooie escape wanneer de oppositiedeadline gemist is of wanneer bewust de beslissing is genomen om geen oppositie in te stellen en de marktintroductie van het nieuwe merk af te wachten, waarna toch geconcludeerd moet worden dat de merken in de praktijk niet naast elkaar kunnen bestaan.
 
Verzoek tot doorhaling omdat het geregistreerde merk niet in gebruik is
Het verzoek tot doorhaling omdat het geregistreerde merk niet gebruikt wordt is met name van belang om de eigen markt schoon te vegen voordat men met zijn nieuwe merk en product op de markt komt. Immers, doet men een dergelijke ‘clearing’ niet, dan loopt men het risico dat de oudere merkrechten herstellen en dat de oudere merkeigenaar geduld moet worden in de markt.
 
Oppositie op basis van een bekend merk: nu ook oppositie voeren tegen niet-soortgelijke waren en diensten
Tot op heden kon er in de Benelux oppositie worden ingesteld op basis van een ouder identiek of overeenstemmend merk voor identieke of soortgelijke waren en diensten en op basis van een bekend merk (artikel 6 bis Unieverdrag van Parijs), maar in dat laatste geval alleen wanneer de actie gericht was tegen identieke of soortgelijke waren of diensten.

Vanaf 1 juni 2018 kan óók oppositie ingesteld worden op basis van een bekend merk geregistreerd voor niet-soortgelijke waren of diensten. Bijkomende voorwaarde is wel dat aangetoond wordt dat afbreuk wordt gedaan aan dan wel ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere bekende merk.

Met deze grond wordt de oppositiebasis aanmerkelijk uitgebreid en kunnen wij bekende merken nog beter bewaken.
 
Enkele bekende merken waarvoor Markenizer werkt:

Hoger beroep bij het Benelux Gerechtshof: geen advocaat meer nodig
Vanaf 1 juni 2018 kan tegen alle beslissingen van het BBIE hoger beroep ingesteld worden. Dit is al de eerste aanmerkelijke verbetering want eerder was het niet mogelijk tegen iedere beslissing hoger beroep in te stellen.
De tweede verbetering is dat dit hoger beroep bij het Benelux-Gerechtshof zal plaatsvinden en niet meer bij de gerechtshoven van Den Haag, Brussel of Luxemburg.
De eenduidige bevoegdheid van het Benelux Gerechtshof werkt de harmonisatie van het merken- en modellenrecht in de hand en daar zijn we dan ook erg blij mee.
Foto: De voorkant van het gebouw waarin de Hoge Raad der Nederlanden gevestigd is.

Groot bijkomend voordeel is dat wijzelf uw zaak kunnen vertegenwoordigen, aangezien wij als uw merkgemachtigden proces-bevoegdheid hebben voor het Benelux Gerechtshof, welke bevoegdheid wij niet hebben voor de gerechtshoven van Den Haag, Brussel en Luxemburg.

Het Benelux Gerechtshof is gevestigd in Luxemburg maar zal voor Nederlandse zaken uitwijken naar Den Haag. De zittingen zullen in het gebouw van de Hoge Raad worden gehouden.
Zijn er ook nadelen?
De rechtsgang is simpeler geworden en daarmee een stuk kostenefficienter. Dit is een groot voordeel voor u.

Er zijn bijvoorbeeld situaties waarin wij cliënten adviseerden om hun merk veilig te stellen voor de toekomst (met name bij het doen van beschikbaarheidsonderzoeken), maar waarin de cliënt ondanks ons advies toch een bepaald risico nam omdat de ‘clearing’ aanzienlijke kosten en procedurele drempels opleverden. Deze partijen zullen naar verwachting nu vaker beslissen om die clearing wel te voltooien. Ook zal nu vaker besloten worden om een negatieve beslissing van het BBIE nog eens voor te leggen aan een hogere rechterlijke instantie.

Het is echter ook een voordeel voor uw tegenstander: die kan u nu ook gemakkelijker in rechte betrekken.
Daarom wordt het nog belangrijker om te zorgen dat uw merkenportefeuille op orde is!
In het kader van de nietigheids- doorhalingsprocedure is het belangrijk dat u geregeld uw merkenportefeuille laat checken op het risico dat uw merk succesvol doorgehaald kan worden, bijvoorbeeld omdat u uw merk niet gebruikt of op andere wijze dan geregistreerd gebruikt. Voor die  cliënten waar dit nu concreet kan gaan spelen hebben wij een specifieke dienst ontwikkeld waarover wij hen per brief op korte termijn zullen informeren. 
De informatie, die in deze nieuwsbrief wordt gegeven, is zuiver informatief bedoeld en kan niet gebruikt worden als advies ten behoeve van een specifieke zaak.
Heeft u vragen of opmerkingen naar aanleiding van de nieuwsbrief? Wij horen ze graag! U kunt ze sturen naar info@markenizer.com.
 
 





« Terug