+31 10 522 26 12
English version

Merkenflits®

Merkenflits Maart 2016: De nieuwe Europese merkenverordening en haar wijzigingen

17-03-2016

 

 

Merkenflits® maart 2016:

De nieuwe Europese merkenverordening en haar wijzigingen


  1. Nieuwe namen
  2. Nieuwe tarieven
  3. Lijst van waren en diensten kan gewijzigd worden
  4. Geen onderzoeksverslag meer
  5. Nu ook toetsing op rasbenamingen
  6. Nu ook oppositie op basis van oorsprongsbenamingen en geografische aanduidingen
  7. Gebruik van een merk door een derde is ook rechtshandhavend


Op 23 maart 2016 treedt de nieuwe Europese merkenverordening in werking, die een aantal veranderingen met betrekking tot het registreren van een merk in de Europese Unie tot gevolg heeft. Wij informeren u hieronder over de meest belangrijke wijzigingen, gelet op onze clientèle.

Overigens zullen er nog meer wijzigingen komen in oktober 2017, zoals de afschaffing van het vereiste van grafische weergave van een merk. Over deze veranderingen zullen we u later informeren.
 
De terminologie (namen)
Allereerst gaan de namen wijzigen en zult u een nieuwe terminologie in onze brieven zien.

Zo verandert de naam van het Europese merkenbureau van Bureau voor Harmonisatie binnen de Interne Markt (BHIM/OHIM) naar het Bureau voor Intellectuele Eigendom van de Europese Unie, ook wel kort gezegd: het Bureau of in de Engelse afkorting (EUIPO).

Ook verandert de benaming van Gemeenschapsmerk in EUmerk en zullen we die naam in onze brieven afkorten van CTM naar EUTM.



 
De nieuwe tarieven zijn gedeeltelijk een kostenreductie
Europees merkdepot: betaal per klasse

Bij een merkdepot behoren wij een lijst van waren en diensten in te dienen. De lijst wordt ingediend in klassen. Daarom noemen we de lijst van waren en diensten: de classificatie.

Per 23 maart 2016 worden de kosten van een merkdepot per klasse berekend. Voorheen gold een standaardprijs voor een merkdepot in 3 klassen.

Deze wijziging is voordelig als u een merkdepot voor minder dan 3 klassen wilt laten verrichten maar meestal zal uw merk in (minimaal) 3 klassen moeten worden ingedeeld.
Wilt u uw merk in 3 klassen laten registreren, pak dan nu nog dit voordeel en deponeer het voor 23 maart voor € 1.750 excl. BTW* (NB betaling van de factuur dient dan ook voor 23 maart binnen te zijn).

Na genoemde datum kost een Europees merk in 3 klassen € 2.050 excl. BTW*.

*In deze bedragen zijn begrepen de kosten van depot tot aan registratie maar eventuele weigering of oppositie is niet inbegrepen.


Vernieuwing van een EU merk: betaal per klasse

Bij vernieuwingen van EU merken zullen de kosten drastisch verminderen, vooral wanneer een merk in 1 klasse wordt vernieuwd: de totale kosten zijn nu € 1.850 en zullen € 1.350 worden. Ook wanneer in 3 klassen wordt vernieuwd zijn de kosten lager: € 1.550. (Alle bedragen zijn exclusief BTW).


 
De mogelijkheid om de classificatie van uw bestaande merken te verduidelijken
Op 19 juni 2012 heeft de hoogste rechter in Europa in de IP Translator zaak geoordeeld dat de classificatie (lijst van waren en diensten) bij een merk nauwkeurig en precies moet zijn. Wij berichtten u in dezelfde maand daarover in onze nieuwsbrief Merkenflits. Nu heeft deze rechtszaak tot wet geleid en daaruit is een bijzonder effect voortgekomen: de classificatie van uw EU merk mag u nu nader specificeren!

Het Europese Merkenbureau heeft in het verleden juist gepromoot om een merk voor een beperkte standaardlijst in te dienen (de zogenaamde class headings) onder de veronderstelling dat dit de volledige lijst van waren en diensten zou bevatten. Dit is dus niet in lijn met de rechtspraak en daarom is er nu een herzieningsmogelijkheid van uw EU merken en de bijbehorende classificatie.

De herziening is mogelijk als:
  • Uw Europese merk of het Europese deel van uw Internationale merk vóór 22 juni 2012 is geregistreerd voor een volledige standaard klasseomschrijving en de tekst van de klasseomschrijving niet precies noemt wat u daadwerkelijk doet.
 

Waar moet u aan denken?

Uw merk is bijvoorbeeld geregistreerd voor de standaardklasse-aanduiding van klasse 16:

Klasse 16

Papier, karton en hieruit vervaardigde producten voor zover niet begrepen in andere klassen; drukwerken; boekbinderswaren; foto’s; schrijfbehoeften; kleefstoffen voor kantoorgebruik of voor de huishouding; materiaal voor kunstenaars; penselen; schrijfmachines en kantoorartikelen (uitgezonderd meubelen); leermiddelen en onderwijsmateriaal (uitgezonderd toestellen); plastic materialen voor verpakking, voor zover niet begrepen in andere klassen; drukletters; clichés.

De tekst ‘en hieruit vervaardigde producten’ is niet voldoende nauwkeurig en precies  en die kunnen we nu verder specificeren.
 

Ander voorbeeld:

Uw merk is geregistreerd voor de standaardklasse-aanduiding van klasse 6:

Klasse 6

Onedele metalen en hun legeringen; bouwmaterialen van metaal; verplaatsbare constructies van metaal; metalen materialen voor spoorwegen; niet-elektrische metalen kabels en draden; slotenmakerswaren van metaal en kleinijzerwaren; metalenbuizen; brandkasten; metaalwaren voor zover niet begrepen in andere klassen; ertsen.

De tekst ‘metaalwaren voor zover niet begrepen in andere klassen’ is niet voldoende nauwkeurig en precies en die kunnen we nu verder specificeren.
 

Hoe gaat dat in zijn werk?

Als dat gewenst is dan kan Markenizer een Verklaring tot Wijziging van een bestaande merkregistratie indienen bij het Europese merkenbureau op verzoek van de merkeigenaar.

De Verklaring tot Wijziging van bestaande merkregistraties kunnen wij tussen 23 maart 2016 en 24 september 2016 indienen. Het Bureau zal vervolgens de tekst beoordelen en ons laten weten of het in overeenstemming is met de classificatieregels en als dat zo is publiceren.

Laat u de classificatie niet in genoemde periode wijzigen dan zal de bescherming van uw merk alleen betrekking hebben op de letterlijke betekenis van de waren en diensten waarvoor het merk al was ingeschreven en de onduidelijke termen zullen geen betekenis meer hebben.

Wilt u actie?

Wij hebben al onze cliënten met Europese merken al geïnformeerd over de mogelijkheden en/of noodzaak van de herziening van de classificatie. Mocht u vragen hebben dan kunt u contact met ons opnemen. Let u wel op de einddatum waarop een Verklaring tot Wijziging kan worden ingediend: na 24 september 2016 kunnen wij geen verklaringen meer indienen.


 
Geen onderzoeksrapport meer
Deel van de merkregistratieprocedure is het verstrekken van een onderzoeksrapport met oudere EU merken geregistreerd bij het Europese merkenbureau. We hebben de waarde van dit rapport altijd ter discussie gesteld omdat het geen volledige informatie verstrekt en daarom misleidend is. Het rapport toont namelijk EU merken, die een mogelijk obstakel voor het nieuw merk zijn, maar ook relevant zijn nationale merken geregistreerd of gedeponeerd in de afzonderlijke Europese lidstaten en verder zijn de nationale designaties en de EU designatie binnen de Internationale Registratie relevant. Over deze merken wordt geen informatie in het rapport gegeven.

Het Europese merkenbureau heeft nu besloten om het verstrekken van onderzoeksrapporten optioneel te maken. Wij zullen deze optie nooit gebruiken en dientengevolge zult u geen onderzoeksrapporten meer ontvangen.

 
Nu ook toetsing op rasbenamingen
Tot dusver waren de belangrijkste gronden waarop een ambtenaar van het Europese merkenbureau een merk mocht weigeren van inschrijving dat het merk niet onderscheidend is en of beschrijvend. Naast deze gronden had de ambtenaar nog andere gronden in acht te nemen, zoals of het merk niet gelijk is aan een oorsprongsbenaming of een geregistreerde geografische aanduiding of traditionele termen voor wijnen.

Nieuw is dat verder onderzoek zal worden gedaan of het nieuwe merk niet identiek is aan traditionele productiemethoden of recepten waarbij gebruik wordt gemaakt van rauwe materialen en ingredienten en die geen specifieke link hebben met een bepaald geografisch gebied maar wel aanduidingen zijn die algemeen bekend zijn. Te denken valt aan MOZZARELLA, JAMON SERRANO en een typisch Nederlands voorbeeld: BASTERD suiker.

 
Deze aanduidingen zullen de registratie van een merk vanaf de wetswijziging blokkeren.

Belangrijker nog dan het bovenstaande is voor de Markenizer cliënten dat nu ook getoetst wordt op rasbenamingen! De nieuwe verordening zegt het als volgt:

Artikel 7 M: Geweigerd worden van inschrijving:

merken die bestaan uit of de essentiële onderdelen reproduceren van een oudere plantenrasbenaming die is ingeschreven overeenkomstig Uniewetgeving of nationaal recht of internationale overeenkomsten waarbij de Unie of de betrokken lidstaat partij is, ter bescherming van kweekproducten, en die betrekking hebben op kweekproducten van hetzelfde of een nauwverwant plantenras.”.

 
Interessant is dus dat een merk dat voor een deel bestaat uit een plantenrasnaam maar voor een deel ook niet, dus een merk dat een rasnaam in zich heeft geincorporeerd,  nu geweigerd gaat worden.

Dit is een goede zaak voor veredelaars die rasbenamingen aanvragen: zij behoeven niet zelf meer actie te ondernemen tegen gedeponeerde merken die hun rasnaam in zich hebben: de autoriteiten doen dat nu voor hen.

Markenizer vraagt zich wel af hoe dit nieuwe artikel in de praktijk zal werken. De autoriteiten hebben aangegeven dat het onderzoek naar rasnamen vooralsnog beperkt zal worden tot het nationale en het Europese Register voor Plantenrassen en de toets zal ook alleen voor klasse 31, waarin levende planten en bloemen zijn opgenomen, plaatsvinden. Vraag is echter nog of de ambtenaren zich gaan beperken tot weigering van een merk dat wordt aangevraagd voor dezelfde soort van planten en bloemen waarvoor een rasbenaming bestaat of dat de ambtenaar, als hij eenmaal de plantenrasbenaming tegenkomt, direct voor de gehele klasse 31 dan wel de algemene productomschrijving ‘levende planten en bloemen’ zal weigeren. Markenizer was aanwezig bij het overleg over dit punt bij het Europese Merkenbureau en het bleek dat hier nog geen eenduidig beleid voor is. De praktijk zal het ons dus leren.

Ook zal dit nieuwe artikel ertoe leiden dat Markenizer gaat aanbevelen om, voorafgaand aan een merkdepot in klasse 31, een onderzoek te verrichten in de rasbenamingen registers van kracht in de Europese Unie, naast de gebruikelijke onderzoeken in de merkenregisters van kracht in de Europese Unie. Het zal echter nog wel wat tijd kosten voordat we toegang hebben tot alle rasbenamingsregisters van kracht in de Europese Unie. En daarmee zullen de risico’s bij het ingebruiknemen en registreren van een merk in klasse 31 worden vergroot. Onze aanbeveling is vooralsnog eerst de gehele merkregistratieprocedure te doorlopen voordat een merk in gebruik genomen wordt.

 
Nu ook oppositie op basis van een oorsprongsbenaming of geografische aanduiding
Een persoon die krachtens de toepasselijke wetgeving gemachtigd is de uit een oorsprongsbenaming of geografische aanduiding voortvloeiende rechten uit te oefenen kan vanaf nu oppositie instellen tegen een merk dat identiek is aan de oorsprongsbenaming of geografische aanduiding.

Er is geen vereiste om gebruik van de oorsprongsbenaming of geografische aanduiding te tonen, het simpele recht creëert de mogelijkheid op te treden.

Dit is in ieder geval een mooi instrument voor bij voorbeeld de Champagneboeren die heel actief optreden tegen het gebruik van CHAMPAGNE. Nu kunnen zij ook tegen registratie van de geografische aanduiding als merk optreden.

 
Gebruik van een merk door een derde is ook rechtshandhavend
Na 5 jaar registratie zal een merkhouder gebruik van zijn merk moeten aantonen om zijn rechten te kunnen handhaven. De verordening heeft daarover bepaald dat een op onderdelen afwijkende vorm van gebruik van het merk, die het onderscheidend vermogen van het merk in de vorm waarin het is ingeschreven niet wijzigt, ook rechtshandhavend gebruik is. Daaraan is nu nog toegevoegd dat indien het gebruik niet door de houder van het merk is, dit geen probleem vormt om de rechten te handhaven. Dus u hoeft het merk niet zelf te gebruiken om de rechten te handhaven. Markenizer gaat er wel van uit dat de gebruiker op enige wijze gelieerd moet zijn aan de merkhouder. De jurisprudentie zal het uiteindelijk bepalen.
 
 
De informatie, die in deze nieuwsbrief wordt gegeven, is zuiver informatief bedoeld en kan niet gebruikt worden als advies ten behoeve van een specifieke zaak.
Heeft u vragen of opmerkingen naar aanleiding van de nieuwsbrief? Wij horen ze graag! U kunt ze sturen naar info@markenizer.com.

« Terug